1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия.
По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.
Комментарии к ст. 1489 ГК РФ
1. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак путем предоставления лицензии на его использование. Под предоставлением лицензии понимается заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым правообладатель — лицензиар предоставляет или обязуется предоставить другой стороне — лицензиату право использовать принадлежащий ему товарный знак.
Границы пользования исключительным правом на товарный знак в рамках различных лицензионных договоров могут весьма различаться. Такое использование может быть в значительной степени ограничено. Например, лицензиар может предоставить право пользования товарным знаком на определенный срок, а может и не указывать его, придерживаясь общего правила Гражданского кодекса, ограничивающего срок действия лицензионного договора сроком действия правовой охраны товарного знака.
Ограничения также относятся к территории, на которой лицензиат вправе будет использовать товарный знак. В качестве территории может рассматриваться как вся Россия, так и ее отдельные регионы. Практика показывает, что иногда лицензиар ограничивает территорию использования товарного знака вплоть до улицы и дома в каком-либо определенном населенном пункте.
2. Гражданским кодексом предусматривается возможность ограничения права использования товарного знака и применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Подобное установление следует понимать как закрепленную за правообладателем возможность предоставлять право пользования товарным знаком и в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и для их части.
Такое понимание объема предоставляемых прав следует из положений ранее действовавшего законодательства. В соответствии с абз. 1 ст.
26 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака могло быть предоставлено в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, а не в отношении определенной сферы предпринимательской деятельности. Использовавшаяся ранее формулировка представляется более корректной, учитывая, что объем исключительного права на товарный знак определяется исходя из перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а не из сферы предпринимательской деятельности, где эти товары могут быть использованы, а услуги предоставлены.
3. Подобно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания; при этом правообладатель товарного знака может предоставлять право пользования несколькими принадлежащими ему товарными знаками в рамках одного договора.
4. Следует также иметь в виду, что субъектами лицензионного договора (лицензиаром и лицензиатом) могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
5. При предоставлении лицензии правообладатель может оставить за собой право использовать товарный знак самостоятельно и заключать лицензионные (сублицензионные) договоры с третьими лицами (неисключительная лицензия). В договоре может содержаться и условие о том, что на срок его действия лицензиар теряет право предоставлять лицензии (сублицензии) третьим лицам, а зачастую и использовать товарный знак (исключительная лицензия).
6. В рамках лицензионного договора лицензиату может быть предоставлено право на заключение сублицензионных договоров с третьими лицами. Следует, однако, иметь в виду, что указанное право должно быть специально оговорено, иначе сублицензионный договор будет признан недействительным.
7. Следуя традициям российского законодательства о товарных знаках, в п. 2 комментируемой статьи включено указание на те обязательные условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре.
Такими условиями являются: обеспечение лицензиатом соответствия качества производимых им товаров требованиям качества, установленным лицензиаром, а также предоставление лицензиару права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Иными словами, обязанность лицензиата корреспондирует с правом лицензиара. Такое установление призвано защитить репутацию товарного знака путем недопущения маркировки товаров, не соответствующих определенным качественным характеристикам.
Хотя Гражданским кодексом и не предусматривается какой-либо ответственности за несоблюдение указанного выше условия (она остается на усмотрение сторон договора), комментируемая статья дает возможность предъявления к сторонам договора различных требований, связанных с лицензионными товарами, в т.ч. привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством. При этом в случаях, когда претензии связаны с товарами, изготовленными лицензиатом, Гражданский кодекс устанавливает солидарную ответственность лицензиата и лицензиара, означающую возможность предъявления требований одновременно и к лицензиату, и к лицензиару.
8. Пункт 3 статьи особое внимание уделяет такой группе товарных знаков, которые содержат в качестве неохраняемых элементов зарегистрированные на территории Российской Федерации наименования мест происхождения товаров. В частности, законодатель устанавливает условие, без соблюдения которого подобные знаки не могут быть предметом лицензионного договора.
Таким условием является наличие у лицензиата права пользования наименованием места происхождения товара, которое является неохраняемым элементом товарного знака, предоставляемого по лицензии.
9. Нельзя также не отметить, что распоряжение исключительным правом на товарный знак может осуществляться по договору коммерческой концессии (гл. 54 ГК).
Лицензионный договор
Лицензионный договор — это средство распоряжения исключительным правом. Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному соглашению правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением.
Условия, которые должны быть отражены в лицензионном договоре
Лицензионный договор должен содержать следующие условия:
- Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
- Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
- Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.
Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.
Форма договора с правообладателем
Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:
- договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
- лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.
Sum IP
Интеллектуальная собственность в России и за рубежом
Виды лицензий
✓ Неисключительная лицензия — правообладатель может выдавать лицензии другим лицам и сам может использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования товарного знака предоставлено пользователю. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
✓ Исключительная лицензия — правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам, но может сам использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования товарного знака предоставлено пользователю.
✓ Полная исключительная лицензия — правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам и не может сам использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования товарного знака предоставлено пользователю.