1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.
5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.
Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Комментарий к Ст. 1234 ГК РФ
1. Квалифицирующими признаками договоров об отчуждении исключительного права являются следующие:
— цель договоров — переход исключительного права от одного лица к другому по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом (с передачей права распоряжения как у первоначального правообладателя);
— у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется. У автора, исполнителя, чьим творческим трудом создан объект, сохраняются личные неимущественные права, а в случаях, предусмотренных законом, — иные права, в частности у автора произведения изобразительного искусства сохраняется также право следования, право доступа, право на вознаграждение за некоторые способы использования;
— приобретатель исключительного права становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением случаев «обременения» права лицензиями, а также случаев свободного использования объекта;
— отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими правообладателями. Согласие лицензиатов на заключение договора об отчуждении исключительного права на требуется;
— приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта;
— приобретатель исключительного права имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре;
— правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, — абсолютными;
— сторонами договора в зависимости от объекта исключительных прав могут быть как физические, так и юридические лица. В некоторых случаях, например при отчуждении исключительного права на товарный знак, сторонами договора являются субъекты предпринимательских отношений;
— отчуждение исключительного права может происходить в рамках как возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется;
— договор об отчуждении исключительного права недопустим в отношении отдельных видов объектов (коллективный товарный знак, наименование мест происхождения товаров).
2. Часть четвертая ГК РФ определила исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации как единое целое, положив конец научным спорам о существовании единого права либо отдельных исключительных правомочий .
———————————
Сергеев А.И. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2003. С. 194 (изложены позиции М.И. Никитиной, Э.П. Гаврилова).
К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:
— условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или об определенных сроках, территории, способах использования). В том случае, если договор предусматривает отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводит ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливает срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, он может быть квалифицирован судом как лицензионный договор.
При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК);
— указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
— размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера на это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;
— срок выплаты вознаграждения.
Существенный характер указанных условий определяется исходя из положений комментируемой статьи. Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках.
Форма договора об отчуждении исключительного права — письменная, а в отношении объектов патентного права, товарных знаков, знаков обслуживания, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, зарегистрированных программ для ЭВМ или баз данных он требует государственной регистрации. В случае, если договор совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием для государственной регистрации.
Как отмечается в п. 13.3 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно — моментом государственной регистрации этого договора.
Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений ст. 168 ГК РФ ничтожно.
3. Договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным, так и консенсуальным, возмездным или безвозмездным, односторонним (реальный, безвозмездный) или взаимным. Момент перехода исключительного права определяется моментом заключения договора (если иное не предусмотрено в договоре), а в отношении договоров, подлежащих государственной регистрации, — соответственно моментом государственной регистрации.
4. В п. 5 комментируемой статьи определены последствия существенного нарушения договора об отчуждении исключительного права.
Вопрос о существенном нарушении договора решается исходя из положения п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Если нарушение не является существенным, правообладатель может требовать возмещения убытков в полном размере.
В том случае, если в договоре предусмотрена неустойка за существенные нарушения договора, правообладатель наряду с требованием о переводе прав приобретателя может требовать взыскание неустойки вместо возмещения убытков.
Sum IP
Интеллектуальная собственность в России и за рубежом
4. Уступка исключительных авторских прав.
Уступка исключительных авторских прав – термин, который использовался в утратившем силу Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах». В соответствии с действующей сейчас частью IV Гражданского кодекса, термин «уступка исключительных авторских прав» (уступка авторских прав) является некорректным.
Дело в том, что в настоящее время законодательство исходит из концепции исключительного права на объект интеллектуальной собственности как единого и неделимого права. Соответственно, допускается передача или отчуждение исключительного права только в полном объеме, уступка отдельных правомочий, входящих в объем авторского права не допускается. Более подробно об основах законодательства в этой области можно прочесть в теме «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Библиотеки Sum IP.
Полезные ссылки по теме «Договор об отчуждении исключительного права на произведение»:
1. Сайт ФИПС, раздел программы для ЭВМ и базы данных
2. Статья 1234 Гражданского кодекса и судебная практика по её применению
3. Краткая статья на сайте Пермской гражданской палаты.
4. Раздел Юридическая консультация по авторским правам нашего сайта.
Что надо предусмотреть в договоре или его существенные условия
Немного поясню, что существенные условия – это те условия, которые обязательно должны быть прописаны в договоре, и к формулированию которых необходимо подойти со всех ответственностью. Если у вас в договоре они будут правильно прописаны, то договор будет иметь силу.
При составлении договора об отчуждении исключительного права необходимо учесть следующие существенные условия:
Вознаграждение
По определению договор об отчуждении исключительного права является возмездным, поэтому раздел «Вознаграждение» или хотя бы пункт об этом в документе должен быть обязательно. Но отчуждение прав возможно и на безвозмездной основе, это не противоречит законодательству. В этом случае сторонам необходимо описать условия безвозмездной передачи.
Но, если условие о вознаграждении в договоре не предусмотрено, это не значит, что договор является безвозмездным, обязательно должно быть прямое указание. При возмездной передаче прав необходимо описать в договоре нюансы передачи вознаграждения, размер денежной суммы, порядок выплат. Чем подробнее все это будет расписано, тем меньше споров и разногласий потом возникнет по поводу выплат.
Дополнительные нюансы, влияющие на силу договора
Обязательным условием признания договора об отчуждении исключительного права является его заключение в письменной форме и наличие оригинала договора с подписями у сторон. Электронная переписка, отсканированные или факсимильные копии договора не признаются судами. В суде такой договор будет признан недействительным.
В результате передача исключительного права не происходит.
Дополнительные сложности возникают при передаче прав на программное компьютерное обеспечение, прошедшее государственную регистрацию. Договор об отчуждении прав на подобное произведение тоже подлежит регистрации. Передача прав по договору происходит только после государственной регистрации документа.
Договор, не прошедший такую регистрацию, считается недействительным, передачи прав по нему не происходит.