1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.
4. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Комментарий к Ст. 1237 ГК РФ
1. Исполнение договоров о распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации имеет определенную специфику по сравнению с исполнением договоров в отношении материальных объектов. Так, исполнение обязательства со стороны правообладателя по лицензионному договору состоит в предоставлении прав на нематериальный объект.
Поскольку объект является нематериальным, фактически передать его как материальный объект нельзя. Исполнение договора правообладателем состоит в разрешении использовать объект путем подписания договора или отдельного акта к договору. В том случае, если договор о распоряжении исключительными правами построен по модели реального договора, подписание отдельного акта не требуется.
В случае передачи по договору материального носителя объекта (рукописи, диска и т.д.) подписывается акт приема-передачи.
2. Пользователь по договору обязан:
— произвести оплату в соответствии с условиями договора (по возмездному договору);
— совершить действия по использованию объекта в пределах, установленных договором. Данная обязанность прямо предусмотрена для издательских лицензионных договоров в соответствии со ст. 1287 ГК РФ.
Применительно к обладателям свидетельств на товарный знак использование исключительных прав в соответствии с лицензионным договором может быть необходимо для подтверждения использования товарного знака. Так, например, согласно п. 2 ст.
1486 ГК РФ использованием товарного знака считается в том числе применение его лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации;
— представлять отчеты об использовании объекта в сроки и порядке, которые предусмотрены договором;
3. В обязанности правообладателя входят следующие:
— совершить необходимые действия по предоставлению прав, в частности по регистрации лицензионного договора, передаче необходимых документов, информации;
— воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом права использования объекта интеллектуальных прав в соответствии с договором;
— другие обязанности в зависимости от вида договора.
4. В п. 3 комментируемой статьи предусматривается ответственность за нарушения при осуществлении действий, выходящих за пределы прав, предоставленных по договору.
Такие действия (например, выпуск тиража произведения за пределами, указанными в договоре, использование другими способами, на иных территориях, нежели предусмотрено договором) являются деликтными нарушениями, в связи с чем санкции за их совершение договором не регулируются. В том случае, если договором определяются санкции за указанные в п. 3 нарушения, они приобретают характер договорных, а не деликтных.
Общие положения об ответственности за нарушение обязательств определены гл. 25 ГК РФ, нормы которой применяются и к ответственности за нарушения лицензионных договоров.
В то же время в п. 15 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. отмечается, что если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п.
3 ст. 1252 ГК).
Применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает возможность применения мер административно-правовой или уголовной ответственности за эти нарушения.
Об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации см. комментарии к ст. 1253, 1301, 1311, 1472, 1515, 1537 ГК РФ.
5. Пункт 4 комментируемой статьи не противоречит ст. 1287 ГК РФ, на что обращалось внимание специалистами .
По договору о предоставлении права использования произведения, заключенному автором или иным правообладателем с издателем, т.е. с лицом, на которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных этим отказом убытков.
Таким образом, нормы п. 4 комментируемой статьи являются общими по отношению к издательскому лицензионному договору, а «отсутствие среди этих общих правил указания на обязанность начать использование произведения никак не влияет на применимость к издательскому лицензионному договору общих правил о лицензионном договоре» . Отсутствие в названии договора термина «издательский» не влияет на правовую природу договора, заключенного между автором и издателем относительно издания произведения, к которому применяются как нормы настоящей статьи (общие), так и ст.
1287 ГК РФ (специальные).
———————————
Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2007. N 3.
Вестник гражданского права. 2007. N 3.
Право лицензиара в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора, не зависит от продолжительности допущенной просрочки. В соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.
судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений п. 3 ст. 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.
Расторжение лицензионного договора
Расторжение лицензионного договора возможно по следующим основаниям:
1) По соглашению сторон (ГК ст. 450 п.1). В случае если по каким-то причинам одна из сторон хочет досрочно расторгнуть лицензионный договор, и вторая сторона не возражает, к договору заключается дополнительное соглашение сторон, которое подписывают обе стороны.
2) Если одна из сторон не выполняет условия, прописанные в договоре и, в то же время, в договоре прописана возможность расторжения договора в одностороннем порядке. В этом случае возможно расторжение лицензионного договора в одностороннем порядке без обращения в суд.
3) Если одна из сторон не выполняет условия, прописанные в договоре, но при этом в договоре не прописана возможность его расторжения в одностороннем порядке (ГК ст. 450 п.2). В этом случае, расторжение возможно только через суд (для юр.лиц — арбитражный, если хотя бы одна из сторон физ. лицо – общей юрисдикции).
Основные причины расторжения
На практике существует несколько основных причин, по которым происходит расторжение лицензионных договоров.
Руководитель проектов, юрист, патентный поверенный № 2058
Последствия расторжения
После расторжения лицензионного договора лицензиат не может продолжать использовать объект интеллектуальной собственности в своей продукции, в рекламе и на сайте.
Владелец объекта интеллектуальной собственности более не вправе требовать платежи за использование этого объекта.
Основания и ситуации когда требуется расторжение договора по лицензии
Договорные соглашения по лицензиям перестают действовать в случаях, когда заканчивается срок действия договора или регистрации объекта договора. В период действия договора могут возникать ситуации, требующие досрочного расторжения заключенных соглашений.
Общие положения процедуры досрочного расторжения лицензионных соглашений определяются нормами, изложенными в гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Добиться прекращения действия лицензионных договоров можно на основании положений, прописанных в самом договоре, или по решению суда.
Общими основаниями для расторжения договоров являются следующие причины:
- соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ)
- существенные нарушения пунктов договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
- отказ от исполнения обязательств по договору (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
- возникновение существенных изменений обстоятельств сделки (ст.451 ГК РФ)
Классифицирование оснований для расторжения лицензионных договоренностей необходимо для выбора порядка проведения процедуры расторжения и правильного оформления всех документов. Для расторжения лицензионного договора на патент или товарный знак необходимо подать заявление на расторжение в ФГБУ ФИПС (Роспатент) и оплатить соответствующую государственную пошлину. Если заявление не подано, а срок действия объекта интеллектуальной собственности не закончился, договор считается действительным.
Расторжение договора по соглашению сторон
В случаях расторжения сделки при обоюдном соглашении сторон серьезных юридических проблем, как правило, не возникает. Причины и порядок такого расторжения обычно прописываются в одном из пунктов договора, сама процедура является простой и понятной. Расторжение признается состоявшимся при подписании участниками дополнительного соглашения или при обмене официальными письмами, в тексте которых излагается отсутствие заинтересованности сторон в продолжении действия договора, а также при последующей регистрации таких изменений в Роспатенте.